Товарний знак) Інша унікальна справа, яка затягнулася на кілька років, пов’язана з
Третя особа позов також не визнала, мотивуючи тим, що доменне ім'я не є товарним знаком і що третя особа має право на реєстрацію домену в Інтернеті в Україні.
Розглянувши матеріали справи, вислухавши представників сторін, суд встановив, що позовні вимоги не підлягають задоволенню з таких підстав.
Корпорація "Істман Кодак Компані" подала апеляційну скаргу. Розглянувши матеріали справи, апеляційну скаргу, вислухавши доводи та пояснення сторін, суд апеляційної інстанції не знайшов достатніх підстав для задоволення скарги та скасування рішення, виходячи з таких обставин.
Обґрунтовуючи позовні вимоги та апеляційну скаргу, позивач посилався на те, що відповідач порушує його право на товарний знак Kodak, використовуючи домен kodak.ru в мережі Інтернет. На думку позивача, відповідач порушує Закон України «Про товарні знаки, знаки обслуговування та найменування місць походження товарів», який захищає право позивача на зареєстрований ним у встановленому порядку товарний знак «Kodak».
Таким чином, використання відповідачем обладнання та програмного забезпечення з товарним знаком «Kodak», у тому числі пропозиція до продажу товарів цієї фірми, не могло розглядатися як порушення прав власника товарного знаку, що підлягають судовому захисту.
Касаційна інстанція підстав для скасування рішення не знайшла і ухвалила рішення першої інстанції залишити без зміни.
У зв'язку з цим заступником голови Вищого Арбітражного Суду України було принесено протест на рішення суду першої інстанції, постанови апеляційної та касаційної інстанцій. У протесті було зазначено, що всі названі судові акти підлягають скасуванню у зв'язку з порушенням норм матеріального права, а справа —направлення на новий розгляд з таких підстав.
Відповідно до свідчень, виданих Роспатентом, корпорація «Істман Кодак Компані» (США) є власником товарного знака у вигляді позначення «Kodak» та комбінованого позначення зі словесним елементом «Kodak» щодо класів товарів та послуг згідно з Міжнародною класифікацією товарів та послуг.
Арбітражний суд відмовив правовласнику у захисті виняткових прав із посиланням на відсутність законодавчого регулювання відносин, пов'язаних із найменуванням доменів у мережі Інтернет, а також на те, що доменне ім'я не є ні товаром, ні послугою, тому не підпадає під дію Закону про товарні знаки. Такий висновок суду суперечить нормам цього Закону.
Оскільки зазначені вище свідоцтва на товарні знаки видані на території України згідно з чинним Законом про товарні знаки та положеннями Паризької конвенції з охорони промислової власності, правовідносини, пов'язані з використанням та захистом товарних знаків, зареєстрованих в Україні, регулюються українським законодавством.
Відповідно до п.
Як випливає із п. 2 ст. 4 названого Закону, порушенням прав власника товарного знака визнається несанкціоноване виготовлення, застосування, ввезення, пропозиція до продажу, продаж, інше введення в господарський обіг або зберігання з цією метою товарного знака або товару, позначеного цим знаком, або позначення, подібного до нього до ступеня змішування щодо однорідних товарів.
Відсутність у названих нормах Закону прямої вказівки на те, що використання в доменному імені чужого товарного знака є порушенням прав власника товарного знака, не перешкоджає визнанню таких дій правопорушенням.
Відповідач у своєму доменномуімені kodak.ru без дозволу правовласника застосував чужий товарний знак (позначення Kodak). Хоча чужий товарний знак не застосовувався на якомусь товарі або під час надання послуг, очевидно, що підприємець навмисне зареєстрував доменне ім'я на території України, яке містило не його найменування, а товарний знак позивача. Внаслідок цього він отримав можливість залучати на свою сторінку в мережі Інтернет потенційних покупців товарів з товарним знаком «Kodak», оскільки товари та послуги позивача та відповідача належать до одного й того ж роду та виду, мають спільних споживачів та ринок збуту. Таким чином, підприємець отримував економічну вигоду від відвідування користувачами мережі Інтернет сторінки з доменним ім'ям kodak.ru, на якій розміщувалася інформація про його магазин та можливості придбати товари, позначені цим товарним знаком.
Цим діям, що свідчать про комерційне використання вказаного доменного імені, суд оцінки не дав. Питання про можливість кваліфікувати їх як застосування чи інше введення в господарський оборот чужого товарного знака або позначення, подібного до ступеня змішання, судом не розглядалося.
Крім того, оскільки реєстрація доменного імені здійснюється в явочному порядку і заявник може вибрати будь-яке доменне ім'я, за винятком вже існуючого, корпорація «Істман Кодак Компані» позбавлена можливості зареєструвати в Україні доменне ім'я з використанням свого товарного знака.
Усі наведені обставини судами не враховувалися.
Президія Вищого арбітражного суду Україна розглянула протест і дійшла висновку, що вона підлягає задоволенню, а справа направлена на новий розгляд до арбітражного суду першої інстанції.
При повторному розгляді справи у першому судіінстанції було задоволено заяву позивача про зміну предмета позову (визнати дії відповідача з реєстрації та адміністрування доменного імені kodak.ru порушенням прав позивача на товарний знак Kodak, зобов'язати відповідача припинити таке використання в майбутньому).
Суд визнав, що відповідач використав доменне ім'я kodak.ru як позначення, подібне до ступеня змішування з товарним знаком позивача, для привернення уваги споживачів до інформації про свої фотопослуги, однорідні послуги позивача, а це в силу ч. 2 ст. 4 Закону про товарні знаки є порушенням прав корпорації «Істман Кодак Компані» на товарний знак «Kodak», оскільки власник виняткових прав на товарний знак не давав згоди відповідачу на таке використання встановленим законом способом унаслідок відступлення прав або надання ліцензії.
Крім того, дії відповідача, пов'язані з вибором та реєстрацією спірного доменного імені, перешкоджають позивачу повною мірою реалізувати свої права на товарний знак шляхом реєстрації аналогічного доменного імені в мережі Інтернет щодо комерційної діяльності на ринку фототоварів та послуг, що в силу ст. 10 Закону України «Про конкуренцію та монополістичну діяльність на товарних ринках» є недобросовісною конкуренцією і не допускається законом, у зв'язку з чим не має значення наявність на сайті посилання про те, що він не належить «Істман Кодак Компані».
Відповідно до ст. 10 bis Паризької конвенції з охорони промислової власності підлягають забороні всі дії, здатні будь-яким способом викликати змішання щодо підприємства, продуктів чи промислової чи торгової діяльності конкурента.
Відповідно до п. 1 ст. 4 Закону про товарні знаки власник товарного знака має виключне право користуватись тарозпоряджатися товарним знаком, а також забороняти його використання іншим особам.
З вищевикладеного суд вирішив: 1.
Визнати використання доменного імені порушенням прав корпорації "Істман Кодак Компані" на товарний знак "Kodak". 2.
Зобов'язати підприємця припинити адміністрування доменного імені kodak.ru в Інтернеті. 3.
У відповідь на рішення підприємець подав апеляційну скаргу.
На думку суду апеляційної інстанції, сучасна підприємницька діяльність свідчить про те, що доменні імена фактично трансформувалися у засіб, що виконує функцію товарного знака, що дозволяє відрізняти, відповідно, товари та послуги одних юридичних осіб від однорідних товарів та послуг інших юридичних осіб. Крім того, доменні імена, що містять товарні знаки або торгові назви, мають комерційну вартість.
Суд вважає, що має місце змішання доменного імені відповідача з товарним знаком позивача, а це свідчить про потенційну можливість відповідача залучати на свій сайт покупців товарів із товарним знаком «Kodak», що зумовлює економічну вигоду підприємцю.
Суд ухвалив залишити скаргу без задоволення.