Договір на товарний знак - Sum IP

Інтелектуальна власність в Україні та за кордоном

Договір на товарний знак опосередковує передачу права на товарний знак від одних осіб до інших. Потреба цьому виникає у багатьох випадках: отримання прибуток від продажу товарного знака, розширення території діяльності, залучення інвесторів, передача активів іншій юридичній особі, оптимізація податків із закордонних компаний. Крім того, передача прав на товарний знак за ліцензією або франчайзингом дозволяє отримувати прибуток від використання відомого бренду іншими особами, при цьому від правовласника не потрібні будь-які додаткові інвестиції. Договори на товарний знак різноманітні, тому далі поговоримо докладно про кожному їх видів.

У статті "Договір на товарний знак" Бібліотеки інтелектуальної власності SumIP розглядаються такі питання:

1. Договір на товарний знак: загальні положення

По-перше, розберемося, які види договорів на товарні знаки. Адже вибір правильного виду договору дозволяє досягти економічних цілей передачі прав, визначає перелік істотних умов, форму та юридичні наслідки укладання договору. На схемі представлено 4 основні види розпорядження винятковим правом на товарний знак та вказано основні економічні цілі, які за допомогою них досягаються. Докладніше про кожен із договорів написано трохи нижче.

Схема №1. Види договорів на товарні знаки

По-друге, слід визначитися, хто має право укладати договір на товарний знак. Розпорядження винятковим правом породжує юридичні наслідки лише тоді, коли воно скоєно уповноваженою особою. Залежно від договору перелік уповноважених осіб може бути різним:

договір про відчуження виняткового права на товарний знак може бути укладений лише правовласником, ім'я якого зазначено у державному реєстрі товарних знаків та знаків обслуговування. Перевірити правовласника за номером свідоцтва на товарний знак можна насайтіФедерального інституту промислової власності;
ліцензійний договір на товарний знак може бути укладений правовласником або ліцензіатом, якому за договором із правовласником надано право передавати права на субліцензію. Слід враховувати, що субліцензійний договір на товарний знак відрізняється від договору, укладеного представником правовласника за довіреністю: останній діє від імені правовласника, коли ліцензіат у відносинах із субліцензіатом діє від свого імені;
договір франчайзингу укладається правовласником або користувачем, якому за первісним договором надано право передавати товарний знак субконцесією. Правила близькі до ліцензії на товарний знак.
договір застави товарного знака може бути укладений правовласником. У цьому сенсі договір застави близький до відчуження товарного знака, що потенційної можливістю передачі виключного права повному обсязі іншій особі під час реалізації предмета застави.

На стороні набувача права на товарний знак (нового правовласника, ліцензіата чи користувача) може бути лише юридична особа чи індивідуальний підприємець. Це випливає із правової природи товарного знака як засобу індивідуалізації підприємницької діяльності. Заставоутримувачем виняткового права потенційно може бути не лише підприємець, а й просто фізична особа.

2. Реєстрація договору товарний знак.

3. Договір про відчуження товарного знака

Договір про відчуження товарного знака – це договір, яким правовласник зобов'язується передати набувачу виняткове право на товарний знак у повному обсязі, а набувач сплатити за це правовласнику винагороду. Договір про відчуження товарного знака є консенсуальним, двостороннім, взаємним та відплатним. Оплатність договору зумовлена забороною на безоплатну передачу прав між підприємцями (п.3.1 ст.1234 ЦК України).

Суттєві умови договору про відчуження товарного знака:

a. Предмет договору, який має включати вказівку на реквізити свідоцтва про державну реєстрацію товарного знака та умову про те, що виключне право передається у повному обсязі.

b. Ціна договору (винагорода правовласника). У договорі про відчуження товарного знака ціна, зазвичай, представляє одноразовий платіж чи кілька платежів на виплат. Оскільки кожен товарний знак є унікальним, всі договори на товарні знаки як істотні умови включають ціну.

Схема №2. Істотні умови договору відчуження товарного знака

Форма договору про відчуження товарного знака - письмова. Недотримання письмової форми тягне за собою його нікчемність. До речі, будь-який договір на товарний знак укладається у письмовій формі під страхом недійсності. Реєстрація договору відчуження товарного знака нині не потрібно, але необхідно зареєструвати перехід товарного знака до нового правовласника, тобто. акт розпорядження винятковим правом.

4. Ліцензійний договір на товарний знак.

Ліцензійним договорам на товарні знаки присвячено окрему тему в Бібліотеціінтелектуальної власності Sum IP. Перейти до неї можна за посиланням: Ліцензія на товарний знак.

5. Договір комерційної концесії.

Договорам франчайзингу (комерційної концесії) присвячено окрему тему в Бібліотеці інтелектуальної власності Sum IP. Перейти до неї можна за посиланням: "Договір франчайзингу".

6. Запорука товарного знака.

Договір на товарний знак може бути укладений як застава товарного знака. Найбільш коректно називати його договір застави виняткового права, але суто у межах цієї теми різниця не важлива. Спочатку в історії предметом застави могли бути тільки речі, причому в ранніх формах застави річ обов'язково передавалася заставоутримувачу. З розвитком економіки з'ясувалося, що запорука майнових прав, зокрема. виключного права, теж можливий, оскільки майнові права мають вартість, яка часто перевищує навіть вартість нерухомості. Наприклад, доходи ТОВ "Мейл.ру" від реалізації комп'ютерних ігор становлять на рік понад 6 млрд. руб. Зрозуміло, виняткові права на ці ігри мають значну вартість.

Договір застави товарного знака – це договір, яким заставоутримувач у разі невиконання перед ним зобов'язання боржником має право отримати задоволення від вартості виняткового права на товарний знак, що належить заставнику (правовласнику), переважно перед іншими кредиторами. Правовласником може бути як боржник по зобов'язанню, що забезпечується, так і третя особа. Договір застави можна укласти лише тому випадку, коли допускається відчуження товарного знака. Тому, наприклад, не можна закласти колективний знак.

Суттєві умови договір застави товарного знака наступні:

предмет застави (реквізитисвідоцтва про реєстрацію товарного знака);
опис зобов'язання, що забезпечується (зобов'язання між боржником і заставоутримувачем);
ціна товарного знака.

Як бачимо,договір на товарний знак – поняття збірне і охоплює різноманітні юридичні конструкції. Головна ж ідея полягає в тому, що товарний знак – це не просто захист бренду. Товарний знак – це актив, який може і має приносити прибуток.

Ключові слова: договір на товарний знак, договір про відчуження товарного знака, заставу товарного знака, інтелектуальну власність, ліцензійний договір, договір франчайзингу, реєстрацію договору на товарний знак.