ОРИГІНАЛ: АНГЛІЙСЬКИЙ

ДАТА: 21 ЖОВТНЯ 2013

Постійний комітет із патентного права

ОБМЕЖЕННЯ І ВИКЛЮЧЕННЯ З ПАТЕНТНИХ ПРАВ:

ПЕРЕДКОРИСТАННЯ

Документ підготовлений Секретаріатом

2. Відповідно до вищевказаного рішення Секретаріат направив державам-членам та регіональним патентним відомствам лист C.8261 з пропозицією подати до Міжнародного бюро відомості, що доповнюють або актуалізують відомості, що містилися у їх відповідях на запитання з винятків та обмежень патентних прав (далі) , присвячений переліченим вище п'яти виняткам та обмеженням. Крім того, Секретаріат запропонував тим державам-членам та регіональним патентним відомствам, які поки не направили свої відповіді на Запитальник, направити такі відповіді.

3. У цьому зв'язку цей документ містить інформацію про те, як у державах-членах реалізовані винятки та/або обмеження на основі права попереднього використання.

4. Документ складається з трьох розділів: (i) мети державного регулювання, якими продиктовано надання виключення; (ii) застосовне законодавство та обсяг застосування виключення, та (iii) проблеми із застосуванням виключення.

5. Про наявність у їх чинному законодавстві виключень та/або обмежень на основі права попереднього користування повідомили такі держави-члени та регіональні патентні відомства: Албанія, Алжир, Вірменія, Австралія, Австрія, Азербайджан, Бутан, Болгарія, Боснія та Герцеговина, Бразилія, Буркіна -Фасо, Канада, Китай, Коста-Ріка, Хорватія, Чеська Республіка, Корейська Народно-Демократична Республіка, Данія, Домініканська Республіка, Сальвадор, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Гонконг (Китай), Угорщина, Індонезія, Ізраїль, Італія, Японія, Кенія,Киргизстан, Латвія, Литва, Мадагаскар, Маврикій, Мексика, Марокко, Нідерланди, Норвегія, Оман, Пакистан, Перу, Філіппіни, Польща, Португалія, Катар, Республіка Корея, Республіка Молдова, Румунія, Україна, Сан-Томе і Прін Словаччина, Іспанія, Шрі-Ланка, Швеція, Швейцарія, Таджикистан, Таїланд, Туреччина, Уганда, Україна, Сполучене Королівство, Сполучені Штати Америки, В'єтнам, Замбія та Євразійська патентна організація (всього 69 країн та організацій).

ЦІЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ, ЯКИМИ ПРОДИКТУВАНО

НАДАННЯ ВИКЛЮЧЕННЯ

6. Відповідаючи на питання про цілі державного регулювання, якими продиктовано надання виключення, деякі держави-члени наголосили на балансувальному характері цього виключення. Так, згідно із законами Канади та Сполучених Штатів Америки та нормами ЄАПО, цей виняток застосовується для «забезпечення відповідного балансу прав» патентовласників та передкористувачів, як вони визначені застосовним законодавством.

Аналогічно, мета застосування цього виключення згідно із законодавством Китаю – «забезпечити баланс прав правовласників та законних інтересів третіх сторін». В Іспанії метою застосування виключення вважається «узгодження інтересів патентовласника з інтересами сумлінного користувача». Завдяки цьому виключенню «передкористувач отримує можливість продовжувати використовувати або застосовувати винахід, хоча і на більш обмежувальних умовах, ніж якби він був власником патенту». У відповіді Австралії йдеться про те, що «видача патенту не повинна позбавляти сторони можливості здійснювати діяльність, яку вона здійснювала до видачі патенту. З іншого боку, винахідник не повинен позбавлятися патентної охорони внаслідок негласних дійтретіх сторін, про які може нічого не знати». Далі йдеться, що у розділі 119 Закону про патенти 1990 р. «зроблено спробу забезпечити баланс між правами патентовласника та правами третьої сторони. Його мета – забезпечити права третіх сторін, які використовували винахід незалежним чином до дати пріоритету патентної заявки».

7. Крім того, у відповіді зазначається, що в Австралії передбачено пільговий період для попереднього публічного розкриття інформації про винахід винахідником або його правонаступниками, і пояснюється, що «виключення на основі права користування також розглядається як важлива балансуюча норма, завдяки якій особа, яка виходить з відсутності обмежень на розкриття інформації, що зберігає право на вільне використання винаходу, незважаючи на видачу патенту. Наслідком застосування положень підрозділу 119(3) є те, що виняток на основі права передкористування застосовується до публічного розкриття інформації патентовласником або його правопопередником, на яке поширювалися б положення про пільговий період». Аналогічно, закон про промислову власність Кенії передбачає пільговий період для розкриття інформації про винахід заявником або його правопопередником, і виняток на основі права попереднього користування також розглядається як «балансуюча норма», що дозволяє особі, яка використовувала винахід виходячи з такого розкриття, продовжувати таке використання після видачі патенту

8. У відповіді Франції говориться, що «привілей особистого володіння в попередній період має бути перешкодою для будь-яких позовів про порушення прав з боку патентовласника». У Бразилії виняток на основі права попереднього користування пов'язаний з «принципом набутих прав, мета якого– усунення зайвого тягаря для сумлінних користувачів, які використовували винахід до дати подання патентної заявки або дати її пріоритету». Крім того, цей принцип закріплено у статті 5 Конституції Бразилії.

9. У багатьох відповідях на питання про цілі державного регулювання, якими продиктовано застосування виключення на основі права користування, особливу увагу приділено відповідним економічним аспектам. Так, у Німеччині метою державного регулювання, якою продиктовано застосування виключення на основі права передкористування, є «захист економічного статусу володіння, що належить передкористувачеві. Вона покликана запобігати знищенню правомірно створених матеріальних цінностей. Інвестиції в існуючі виробничі потужності не повинні знецінюватися внаслідок пізнішої подачі патентної заявки іншою особою». Аналогічно, у відповіді Угорщини йдеться про те, що виняток забезпечує «захист інвестицій, здійснених сумлінним чином».

зазначається, що винятки на основі права передкористування, як вони визначені у її законодавстві, «мають на меті забезпечення справедливості та економічних гарантій, необхідних для інвестицій та використання винаходу, створеного до подання патентної заявки». У відповіді Китаю пояснюється, що «таке обмеження може допомогти уникнути несправедливості, яка існує в реальному житті, обумовленої тим, що юридичні або фізичні особи, які вклали людські та матеріальні ресурси у створення винаходу, не можуть використовувати досягнення своєї власної інтелектуальної діяльності лише тому, що вони не подали наперед жодних патентних заявок». У відповіді Сполученого Королівства також сказано, що мета встановлення цього виключення –створити становище, у якому «забезпечується справедливий підхід до передкористувачів проти патентовласниками».

Аналогічним чином, у Законі про патенти Нідерландів 1995 р. мети державного регулювання, що диктують встановлення виключення на основі права попереднього користування, пояснюються, зокрема, таким чином: «які б не були причини, з яких передкористувач [ ] зберігав винахід у таємниці (наприклад, відсутність зацікавленості в патенті, комерційна стратегія і т.д.), використання патентовласником своїх прав проти попереднього користувача вважається несправедливим. За відсутності норм, що регулюють питання «передкористування», подання заявки на патент стало б вимушеною, а не вільною дією».

11. У відповіді Мексики наголошується, що, хоча загальний правовий принцип формулюється як «перший за часом – перший у праві», у ньому наголошується, що виняток на основі права передкористування, як воно визначено у законодавстві країни, має на меті «захист прав сумлінних». користувачів, що дозволяє їм продовжувати використовувати свій винахід, незважаючи на отримання патенту на такий винахід не пов'язаною з ними третьою стороною, що забезпечує справедливість підходу до двох власників винаходу, навіть якщо один з них захистив його патентом». Далі пояснюється, що цей виняток спрямований на охорону інтересів сумлінних користувачів, «оскільки такий користувач міг вкласти у використання винаходу економічні, матеріальні та інтелектуальні ресурси». У відповідях Індонезії, Катару та Уганди також наголошується, що відповідні винятки мають на меті захист інтересів сумлінних передкористувачів.

12. Деякі держави-члени пояснили, що цей принцип єнаслідком системи, при якій особа, яка першою подає патентну заявку, користується пріоритетом. Так, у відповіді Японії пояснюється, що «при строгому застосуванні системи, при якій особа, яка першою подає патентну заявку, користується пріоритетом, не обов'язково буде справедливим, що сторона, яка використала винахід до подання патентної заявки іншою стороною, повинна втратити право використання того ж самого винаходи з моменту реєстрації патентного права тільки тому, що ця сторона трохи запізнилася з поданням заявки.

перешкод у системі, за якої особа, яка першою подає патентну заявку, користується пріоритетом, вбудовується принцип невиключної ліцензії, заснованої на праві передкористування. Вважається, що застосування невиключної ліцензії, заснованої на праві користування, забезпечує справедливе балансування прав власника патентного права і користувача. Крім того, позбавлення комерційних підприємств передкористувачів можливостей розвитку підриває інтереси національної економіки».

13. У Пакистані метою виключення на основі права попереднього користування визнається «стимулювання творчої діяльності, наукових досліджень та технічного розвитку». У відповіді України також говориться, що «традиційне значення терміна «перекористування» – це створення стимулів для одночасної творчої діяльності осіб, які з тієї чи іншої причини не змогли запатентувати результати своєї технічної роботи у відповідний час». Крім того, пояснюється, що в Україні виняток на основі права попереднього користування покликаний забезпечувати охорону інтересів третіх сторін, які вже вклали капітал у виробництво.

14. У відповідях інших держав-членів згадуються такі цілі державного регулювання: «обмежитивиключне право власника забороняти використання винаходу» першокористувачем1; «не позбавляти передкористувача можливості користуватися своїм досягненням»;2 «не позбавляти можливості подальшого використання запатентованого винаходу особою, яка не знала про існування патенту»3; «незаподіяння шкоди особам (винахідникам), які раніше самостійно створили той самий винахід, який описано в патенті»4; забезпечити для негласного користувача «право продовжувати його колишні дії незалежно від видачі патенту»5 і «дати іншій особі, яка незалежно створила винахід, ідентичне винаходу, що охороняється патентом, і почала його використання до дати подання заявки на реєстрацію запатентованого винаходу, можливість продовжувати його використання у тому обсязі без сплати ліцензійної винагороди»6.

15. У відповіді Шрі-Ланки згадуються цілі ухвалення Закону про інтелектуальну власність 2003 р. Зазначається, що до цих цілей належать «стимулювання національної творчої діяльності, залучення інвестицій, розвиток торгівлі, захист інтересів споживачів та інтеграція національної економіки у глобальне економічне середовище, розвиток якого визначається зростанням знань».

16. У Латвії мета державного регулювання, якою диктувалося запровадження цього виключення, визначається як гармонізація національного патентного законодавства із законодавством держав-членів Європейського Союзу.