Особливості використання дистриб’юторських та ліцензійних договорів при просуванні закордонних

Позначення проблеми

Досить часто через просування товарів закордонних партнерів на територію України українські компанії стикаються з проблемою необхідності укладання ліцензійних договорів з правовласником товарних знаків на використання товарних знаків, якими марковані товари, що поширюються в рамках дистриб'юторського договору. Для митних органів немає особливого значення, у межах якого договору передається право користування товарними знаками. У зв'язку з цим виникають такі питання:

Чи дозволяє чинне законодавство (новели частини четвертої ЦК України) відмовитися від практики укладання окремих ліцензійних договорів на товарні знаки, якщо є положення про дозвіл їх використання в рамках договорів дистрибуції?
У яких випадках завжди необхідно укладати ліцензійні Договори та реєструвати право користування товарними знаками у Роспатенті?
Які ризики пов'язані з відсутністю реєстрації дозволу на використання товарних знаків як в рамках окремих ліцензійних договорів, так і в рамках дистриб'юторських договорів?

Дистрибуторський договір

Дистриб'юторський договір (далі – ДД) є договором, який не названий у ЦК України та не врегульований спеціальним законодавством, тому сторони вільні у визначенні його умов. ДД – договір змішаного типу, поєднує у собі ознаки договорів купівлі-продажу, поставки, перевезення, агентського договору та інших видів зобов'язань. Відмітна ознака ДД - не окремі обов'язки сторін, а загальна мета сукупності правових відносин, що регулюються ДД, -поширення та просування товару, що є предметом угоди, на певних (територіальних, товарних) ринках. Істотні умови ДД:

Постачальник забезпечує дистриб'ютору привілейоване становище на цій території, а саме ексклюзивне право на купівлю товарів у даного постачальника;
Відносини по ДД здійснюється на певній території протягом певного періоду з метою створення умов для співробітництва, яке носить не епізодичний, а характер, що триває;
Як правило, дистриб'ютор утримується від розміщення конкурентних товарів інших виробників;
Дистриб'ютор завжди здійснює збут товарів під товарними знаками постачальника.

Ліцензійний договір щодо надання права використання товарного знака

Відповідно до п.1, 2 ст. 1489 ЦК України за ліцензійним договором одна сторона – власник виняткового права на товарний знак, зобов'язується надати іншій стороні право використання товарного знака у визначених договором межах із зазначенням або без вказівки території, на якій допускається використання, щодо всіх чи частини товарів, для яких зареєстровано товарний знак.

Істотні умови ліцензійного договору (далі – ЛД):

Відмова від практики укладання окремого ЛД

Основними положеннями цивільного законодавства передбачена свобода договору (ст. 421 ДК РФ), можливість здійснення цивільних прав своєю волею та у своєму інтересі, при цьому юридичні особи вільні у встановленні своїх прав та обов'язків на основі договору та у визначенні будь-яких умов договору, що не суперечать законодавству ( п.2 ст.1 ЦК України).

У разі ухвалення рішення правовласником у рамках ДД передати правовикористання товарного знака на відповідній території та зареєструвати дане право у Роспатенті до тексту ДД необхідно внести суттєві умови ЛД: вид ліцензії (виключна чи невиключна), способи використання товарних знаків, товари, якими маркується товарний знак, винагорода, термін дії.

Позиції на території, можливості одностороннього розірвання договору, терміну дії договору можуть збігатися з умовами самого ДД. Вид ліцензії залежить від цього, яка дистрибуція передбачається: виняткова чи невиключна, тобто. яку схему просування товару над ринком передбачає Постачальник.

Термін дії ДД не повинен перевищувати терміну дії товарного знака. Якщо зазначено конкретний термін дії договору, факт продовження договору слід реєструвати в Роспатенті.

Ліцензійні платежі за використання товарних знаків мають бути виділені окремо. Це може бути паушальний (одноразовий) платіж або платежі у формі роялті.

Новели ЦК про реєстрацію права користування дозволяють не укладати окремо ЛД.

Поняття використання товарного знака. Територіальний принцип вичерпання прав.

Судова практика

Ризики, що виникають у зв'язку з відсутністю реєстрації права користування в рамках окремого ЛД або в рамках договору дистрибуції

Митні ризики;
Ризик призупинення випуску товарів у зв'язку з наявністю зареєстрованого у митному реєстрі України подібного до ступеня змішування товарного знака;
Ризик припинення випуску Товарів у зв'язку із застосуванням митними органами процедури “ex officio” за заявою третіх осіб;
Ризик пред'явлення штрафних санкцій з боку митних органів та ризик пред'явлення претензій третіх осібзв'язки України із порушенням виняткових прав на подібні до ступеня змішування товарні знаки;
Ускладнення протидії протиправним діям третіх осіб, зокрема паралельному імпорту та виробникам контрафактної продукції.

Висновки

Рекомендації