Протидія паралельному імпорту
Олександр Кирильченко, Радник групи вирішення митних спорів, Митне та валютне регулювання, Міжнародна торгівля, Сертифікація товарів, Антиконтрафактний захист товарних брендів
Паралельний імпорт як економічне явище набув сьогодні широкого поширення та активно обговорюється як бізнес-спільнотою, так і державними відомствами. Розглянемо поняття паралельного імпорту, способи здійснення, законодавче визначення відповідальності за паралельний імпорт, і навіть перспективи судового захисту прав правовласника.
Паралельним імпортом називають ввезення оригінальних товарів (маркованих із дозволу правовласника його товарним знаком) на територію іншої країни без згоди останньої. Таке ввезення здійснюється зазвичай не офіційними дистриб'юторами, а іншими компаніями. Іншими словами, це справжні товари, що імпортуються за іншими, паралельними до офіційної дистрибуції, каналами.
Дане явище створює чимало проблем як правовласника, так споживача. У правовласника виникають труднощі із здійсненням маркетингу, оскільки паралельні імпортери та дилери, не інвестуючи в просування продукції, «паразитують» на популярність бренду та насичують частину ринку паралельними товарами. Офіційні дистриб'ютори навпаки, вкладаючи значні кошти у бренд та клієнтський сервіс, опиняються у менш вигідному становищі. У цьому плані паралельний імпорт можна як недобросовісну конкуренцію.
Такими є лише деякі негативні сторони паралельного імпорту.
Паралельний імпорт як порушення виняткових прав
Відповідно до ч. 1 ст. 1229 ГК РФ, використання чужого товарного знака в будь-якій формі (чи це виробництво, ввезення або продаж товарів з цим товарнимзнаком) без згоди його власника є незаконним. Захищаючи правовласника, законодавець у той самий час обмежує його виняткові права, визначаючи випадки, у яких згоди власника використання відповідного товарного знака отримувати зайве (так званий принцип вичерпання прав). Принцип вичерпання виняткового права, встановлюваний у конкретній країні, визначає, з якого моменту оборот товару з нанесеним нею товарним знаком складає її території поза контролем правовласника.
Зазначимо, що у світовій практиці використовуються два основні принципи вичерпання виняткових прав:
• національний; • міжнародний.
У першому випадку виняткові права правовласника на товарний знак визнаються вичерпаними лише за введенні товару у оборот усередині цієї держави. Цей принцип діє у багатьох країнах світу, у т. ч. в Україні.
У другому випадку права на товарний знак вичерпуються при першому введенні товару у цивільний обіг біля будь-якої держави, що сприяє активізації паралельного імпорту. З огляду на негативні сторони цього явища міжнародний принцип використовується рідше.
Національний, міжнародний та регіональний принципи вичерпання прав у законодавстві країн Митного союзу
Водночас в окремих судових суперечках паралельні імпортери неодноразово намагалися оскаржити національний принцип. Однак ВАС Україна під час розгляду подібних справ не погодився з їхньою позицією та підтвердив, що українським законодавством встановлено національний принцип вичерпання права та паралельний імпортер, який ввіз в Україну товар без згоди правовласника на використання товарного знака, є порушником виняткових прав останнього незалежновід того, що імпортер сам не наносив відповідний товарний знак на товар (наприклад, справа Heineken проти ТОВ «ЕлітВода Ру» (1), справа «EVIAN» проти ТОВ «Моноліт Інвест» (2)).
Щоб забезпечити єдність економічного простору, регіональні економічні об'єднання держав, зазвичай, застосовують регіональний принцип вичерпання прав. У цьому випадку права на товарний знак, розміщений на товарі, вичерпуються при його введенні в цивільний обіг на території країн, що входять до відповідного економічного союзу. Прикладом такого підходу може бути Євросоюз.
Заходи відповідальності, що застосовуються до паралельних імпортерів в Україні та Білоукраїнсії, різні. В Україні така діяльність тягне виключно цивільно-правову відповідальність, реалізація якої є достатньо складною, витратною і займає багато часу. Так, компанії Heineken знадобилося майже півтора роки, щоб отримати судове рішення про стягнення компенсації. І це при тому, що:
• рішення досі не набуло законної сили (передбачається апеляційний розгляд); • розмір компенсації знижено суддею з 200 тис. до 30 тис. руб. (3).
Найчастіше компанії-правовласники вважають за краще не звертатися до суду, і паралельні імпортери уникають відповідальності, незважаючи на очевидне порушення ними законодавства про товарні знаки.
Білоукраїнсія дотримується більш жорсткої позиції стосовно паралельного імпорту та дозволяє додатково карати паралельних імпортерів в адміністративному порядку.
Способи здійснення паралельного імпорту
Не лише сам по собі паралельний імпорт є незаконною діяльністю. Найчастіше всупереч вимогам закону йдуть і способи його здійснення.
Паралельнийімпорт зазвичай здійснюється не шляхом прямих поставок, а за допомогою діяльності кількох компаній, що утворюють ланцюг, компаній (в т. ч. «фірм-одноденок»). Митна вартість і розмір митних платежів продукції, що поставляється таким чином, зазвичай занижується. Ухиляння від сплати митних платежів може відбуватися шляхом присвоєння ввезеного товару коду товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (далі – ТН ЗЕД) з нижчою ставкою мита. Це, звісно, відбивається і продажною ціні паралельних товарів чи (що трапляється набагато частіше) – з прибутку паралельних імпортерів.
Саме тому паралельний імпорт часто називають «сірим», маючи при цьому на увазі насамперед незаконність способів ввезення відповідних товарів.
Крім того, паралельні імпортери нерідко використовують фальшиві сертифікаційні документи (декларації (сертифікати) відповідності, свідоцтва про державну реєстрацію продукції та ін.). Відомо, що багато виробників випускають для різних країн (регіонів) продукцію різної модифікації, яка враховує місцеву специфіку та законодавчі вимоги, як русифікований інтерфейс, етикетки та інструкції українською мовою, адаптація під місцеві технічні стандарти тощо.
Паралельні товари, придбані в інших країнах, не адаптовані до українського ринку та не враховують вимоги споживчого законодавства РФ, відповідних технічних регламентів та не сертифіковані для вітчизняного ринку.
Однак нерідко паралельні товари ввозяться та оформлюються на митниці як сертифікована для українського ринку продукція з наданням сертифікаційних документів, які не мають до них жодного стосунку.
Дії правовласника при отриманні інформації проздійсненні паралельного імпорту
Насамперед, правовласнику необхідно внести відомості про свої товарні знаки, а також офіційних імпортерів та дистриб'юторів до Митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності (далі – ТРВІС), які слід періодично оновлювати.
Троїс - це дуже важливий інструмент захисту інтересів правовласників. Після його закріплення на законодавчому рівні у 2003 р. митники отримали можливість виявляти імпортерів-порушників, призупиняти випуск товару на строк до 20 робочих днів, затримувати його та інформувати правовласників про випадки порушення їх прав як при ввезенні підроблених товарів, так і при паралельному імпорті.
У разі заниження паралельним (тобто вже «сірим») імпортером вартості товарів, що імпортуються, правовласник має право звернути на це увагу митних органів. При цьому бажано відзначити ціновий діапазон, в межах якого знаходиться ціна товару з урахуванням ринкової ситуації, що склалася. Подібна інформація допоможе митним органам виявити недобросовісних паралельних імпортерів та дозволить збільшити ввізну митну вартість паралельних товарів до рівня ринкових цін. В результаті паралельний імпортер буде змушений виплатити суму митних платежів, яку вносять сумлінні компанії-імпортери. Аналогічним чином можна надходити і при виявленні фактів недостовірної класифікації паралельних товарів за ТН ЗЕД із метою ухилення від сплати митних платежів.
Адміністративна відповідальність також настає за митне оформлення паралельних товарів за фальшивими сертифікаційними документами з наступним призначенням штрафу та (або) конфіскацією товарів (ч. 3 ст. 16.2 КпАП РФ).
Судовий захист правовласника
Незважаючи назазначені вище недоліки судового розгляду, основним засобом захисту правовласника залишається суд. Цивільно-правовий захист виняткових прав на засоби індивідуалізації здійснюється, зокрема, шляхом пред'явлення вимоги про припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення, до особи, яка вчиняє такі дії або здійснює необхідні приготування до них (п. 1 ст. 1252 ЦК України) ). При незаконному використанні товарного знака правовласник також має право на свій вибір вимагати від порушника відшкодування збитків або виплати компенсації (у розмірі від 10 тис. до 5 млн руб.).
Однак без перебільшення головним прецедентом в українській судовій практиці слід вважати справу № А40-60322/10-12-360 за позовом компанії Heineken Ceska republika до паралельного імпортера. Вказана судова суперечка цікава тим, що дійшла до ВАС РФ, а також тим, що суди першої та апеляційної інстанцій стали на бік паралельного імпортера, проігнорувавши згадані вище норми ЦК РФ, які захищають правовласника від подібних посягань на інтелектуальну власність. ВАС Україна та ФАС Московського округу навпаки підтримали правовласника, звернувши увагу судів на наступне:
• ввезення на територію України товару з нанесеним на нього товарним знаком, а також зберігання з метою продажу, пропозицію до продажу, продаж такого товару є самостійними способами використання цього товарного знака; • суспільство, яке здійснило ввезення на територію України спірного товару без згоди правовласника на використання товарного знака цим способом, незалежно від того, що воно саме не наносило відповідного товарного знака на товар, є порушником виняткових прав позивача на цей товарний знак.
Перспективи встановлення судової заборони на введення в обіг паралельних товарів
Найчастіше правовласникам вдається переконати суд у необхідності заборонити паралельному імпортеру вводити товар у цивільний оборот біля РФ, грунтуючись на положеннях п. 1 ст. 1252 ЦК України. Такі судові заборони були встановлені, наприклад, за позовами компаній-правовласників "Uvex" (5), "Heineken" (6), "Nestle" (7), "Matsushita" (8), "Huntleigh Technology" (9) та ін. .
Але між встановленими судовими заборонами існує важлива відмінність – одні діють лише щодо вже ввезених товарів за конкретною митною декларацією (наприклад, справа Nestle проти ТОВ «ЕлітВода Ру»), інші застосовні і до майбутніх поставок товарів без згоди правовласника (наприклад, справа "Matsushita" проти ТОВ "Трітон").
Розміри компенсацій
При цьому під час розгляду питання про розмір компенсації працює правило, згідно з яким суд має право її зменшити, але ніяк не збільшити порівняно із сумою, заявленою позивачем. Як згадувалося, таке правило встановлено Постановою № 5/29 (п. 43.3).
Як зазначено у зазначеній Постанові, при визначенні розміру компенсації суд, враховуючи, зокрема, характер допущеного порушення, термін незаконного використання результату інтелектуальної діяльності, ступінь вини порушника, наявність раніше вчинених ним порушень виключного права даного правовласника, ймовірні збитки останнього приймає рішення, виходячи з принципів розумності та справедливості, а також пропорційності компенсації наслідкам порушення.
Посилаючись на зазначені критерії, суди в більшості випадків присуджують на користь правовласників скромніші суми, які в деяких випадках навіть некомпенсують судові витрати (загалом від 10 тис. до 100 тис. крб.).
Попри це є всі підстави стверджувати, що українське законодавство та правові акти ЄЕП вважають паралельний імпорт порушенням закону та надають правовласникам правові механізми для боротьби з цим явищем. Їхнє розумне та ефективне застосування дозволяє мінімізувати негативні наслідки паралельного імпорту.