Згадування товарного знаку на сайті, Іван Бардов

У юридичній практиці чимале значення має питання, які дії можна відносити до використання товарного знака, а які дії таким використанням вважати не слід.

Як найпоширеніша з таких дій є згадка позначення товарного знака на Інтернет-сайті. І справді, навіть банально описуючи якісь події, найчастіше неможливо якось позначити конкретну річ, не використавши її назву, позначення якої практично завжди є зареєстрованим товарним знаком.

Наприклад, у такому вигаданому реченні: «прибрав iPhone у бардачок BMW, одягнув кросівки Nike і побіг назустріч пригодам, знімаючи те, що відбувається камерою GoPro» згадуються відразу 4 товарні знаки.

Але чи це буде використанням товарного знака у розумінні норми ст. 1484 ЦК України?

З огляду на п. 1 ст. 1477 ЦК України, товарний знак - це позначення, що служить для індивідуалізації товарів юридичних осіб або індивідуальних підприємців, знак обслуговування є засобом індивідуалізації виконуваних робіт або послуг. Для зручності іноді вживається лише термін "товарний знак".

Пункт 2 ст. 1484 ЦК України не містить вичерпного переліку способів здійснення виключного права на товарний знак та знак обслуговування для індивідуалізації товарів, робіт чи послуг, щодо яких ці знаки зареєстровані. Водночас перелік дозволяє досить повно визначити коло дій щодо використання товарного знака, вчинення яких іншими особами без дозволу правовласника означає порушення виключного права останнього та тягне за собою встановлену законом відповідальність. Сутність та мета товарного знака - індивідуалізація товарів та послуг.

Відповідно до п. 3 ст. 1484 ДК РФ, «Ніхто немає права використовувати без дозволу правовласника подібні з його товарним знаком позначення щодо товарів, для індивідуалізації яких товарний знак зареєстрований, чи однорідних товарів, якщо результаті такого використання виникне ймовірність змішування».

Виходячи з буквального аналізу зазначеної норми, неправомірним використанням товарного знака має визнаватись тільки таке використання товарного знака або позначення, подібного до ступеня змішування, яке:

по-перше, пов'язано із введенням товару у цивільний обіг або пропозиції послуг, для індивідуалізації яких товарний знак зареєстровано,
по-друге, створює, власне, ймовірність змішування в очах споживачів.

Відповідно, якщо дія з введенням товару в цивільний оборот не пов'язана, і немає ймовірності змішування, то така дія не повинна бути визнана порушенням.

Є низка досить відомих справ, де суди справді дійшли висновків, що згадка товарного знака не є його використанням.

за змістом зазначеної нормисловесна згадка про чужий товарний знак не є використанням цього знака

саме собою згадка відповідачем на сайті товарного знака позивача не є його незаконним використанням у сенсі вимог п.п.2,3 з т. 1484 ЦК України.

Ця постанова була оскаржена до ФАС Московського округу і була залишена без зміни.

Суд перевірив законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції, вказавши, що відповідач розмістив на своєму сайті товарний знак з інформаційною метою (з метою ідентифікації товару). Зокрема, 13 ААС вказав таке:

Оскільки використання відповідачем товарного знака позивача ненаправлено на індивідуалізацію товару останнього і не може його індивідуалізувати, змішання споживачем правовласника товарного знаку та ТОВ «АРБК», що розміщує на своєму сайті довідкову інформацію, у цьому випадку неможливе.

Враховуючи, що відповідно до вищенаведених норм закону, можливість такого змішання є основною ознакою порушення права на товарний знак, таке порушення в цьому випадку відсутнє.

Зазначена постанова та рішення суду першої інстанції у справі були предметом оскарження касаційної та наглядової інстанцій, та були залишені в силі вищими судами.

Так, УФАС по м. Москві у рішенні визнало Товариство, що порушило положення ФЗ «Про захист конкуренції» щодо введення в обіг товарів з незаконним використанням товарних знаків ТОВ «Краспан». Суспільство не погодилося з рішенням УФАС та оскаржило його до АС м. Москви. АС м. Москви та 9 Арбітражний апеляційний суд не підтримали позицію Товариства. Справа переглядалася після скасування судових актів Судом з інтелектуальних прав, але знову АС м. Москви та 9 ААС, проігнорувавши вказівки касаційної інстанції, не дали оцінку значимим обставинам справи, і не ухвалили рішення на користь Товариства.

докази, що свідчать про те, що ТОВ "Інноваційні фасадні матеріали" вчинялися дії, пов'язані з продажем, обміном або іншим введенням в обіг товару, маркованого товарними знаками третьої особи, у матеріалах справи відсутні і суди таких висновків не приходили.

Головною ознакою порушення виключного права на товарний знак є можливість змішування. У разі згадки позначення товарного знака за відсутності ймовірності змішування такі дії не можуть розглядатися як введення товару у цивільний обіг, таотже, не можуть вважатися порушенням виняткового права на товарний знак.