Реєстрація товарних знаків за кордоном
Ключові слова: товарний знак, правова охорона товарного знака, реєстрація товарного знака за кордоном, міжнародна реєстрація товарного знака, мадридська система, мадридська процедура, мадридська угода, мадридський протокол, інтелектуальна власність, засіб індивідуалізації
Особа, яка бажає зареєструвати позначення як товарний знак у кількох державах, так щоб на території кожної з таких держав знаку надавалася правова охорона, має два доступні йому способи: реєстрація за національною процедурою та реєстрація за міжнародною процедурою.
Реєстрація товарного знаку за національною процедурою на ім'я українських юридичних осіб та громадян Україна в іноземній державі здійснюється шляхом прямого подання заявки до національного патентного відомства країни, в якій заявник зацікавлений отримати правову охорону для свого товарного знака, відповідно до положень національного законодавства цієї країни (минучи українську Федеральну службу з інтелектуальної власності – Роспатент).
Угода та Протокол мають деякі відмінності, що пояснює й різну кількість держав-учасниць, які підписали та ратифікували їх. Мадридський протокол ввів такі зміни до системи міжнародних реєстрацій порівняно з Угодою: міжнародна заявка змогла ґрунтуватися не лише на базовій, національній реєстрації, а й на базовій заявці на реєстрацію; міжнародна заявка може готуватися однією з трьох мов – французькою, англійською чи іспанською; термін розгляду міжнародної реєстрації в кожній зазначеній заявником країні може становити 18 місяців і більше (замість 12 місяців відповідно до Мадридської угоди); міжнародна реєстрація, яка анулюється завимогу відомства країни походження протягом п'яти років з дати міжнародної реєстрації, може бути перетворена на національну (регіональну) заявку у відповідних державах-учасницях, у яких діяла міжнародна реєстрація та ін.
Адміністративні функції Мадридської системи здійснює Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), яке веде Міжнародний реєстр та публікує Бюлетень міжнародних знаків.
Мадридська процедура має безліч переваг для власника товарного знака, особливо якщо він передбачає реєструвати знак на території великої кількості держав. Мадридська процедура, загалом, зручніша і вигідніша за національну.
Щоб мати змогу судити про переваги мадридської процедури, потрібно розуміти, як вона працює. Міжнародна система реєстрації товарних знаків діє в такий спосіб. Заявник подає міжнародну заявку до патентного відомства своєї держави, вказуючи в цій заявці ті держави, в яких він бажає отримати правову охорону для свого товарного знака. Є три офіційні бланки міжнародних заявок, розроблених Міжнародним бюро ВОІВ, а саме: MM1, MM2 і MM3, які є на сайті ВОІВ і використовуються залежно від того, чи подається заявка в рамках лише Мадридської угоди, тільки Мадридського протоколу або одночасно і Угоди, та Протоколу.
Після проведення національним відомством процедур перевірки, заявка надходить до Міжнародного бюро ВОІВ, що розташоване в Женеві. ВОІВ проводить формальну експертизу міжнародної заявки, і у разі, якщо заявка задовольняє встановленим вимогам (у тому числі щодо оплати встановленого міжнародного мита), Міжнародне бюро ВОІВ реєструєзнак: вносить знак до Міжнародного реєстру, публікує інформацію про міжнародну реєстрацію в офіційному бюлетені (Бюлетені ВОІВ з міжнародних знаків) та надсилає власнику сертифікат про міжнародну реєстрацію. Потім Міжнародне бюро направляє його до країн, зазначених заявником у міжнародній заявці. Важливо, що у цьому етапі процесу обсяг охорони міжнародної заявки невідомий. Він визначається лише після проведення експертизи по суті та після винесення рішення відомствами в тих державах, де питається охорона.
Відомства цих держав можуть відмовити у наданні охорони знаку, але тільки в строки, встановлені Мадридською угодою та Мадридським протоколом. Зазвичай такий термін становить 12 місяців, але відповідно до нововведення, встановленого Протоколом, кожна з країн-учасниць має право збільшити його до півтора року або більше у разі відмови у реєстрації на основі протесту третіх осіб.
Слід зазначити, що держави зазвичай самі проводять повноцінну експертизу, якби заявку було подано безпосередньо до них, і застосовують свої критерії. Згода на реєстрацію виражається у заяві відомства про надання охорони. Однак, якщо за результатами експертизи відомства держав відмовляють у наданні охорони знаку, до ВОІВ надсилається повідомлення про відмову, і це фіксується у Міжнародному реєстрі щодо заявленого знака для цієї країни. При цьому якщо будь-яке національне відомство відмовиться від надання охорони вашому знаку, це рішення не позначиться на рішеннях відомств інших держав. До того ж, ви можете оскаржити рішення про відмову безпосередньо у відомстві, що відмовило, відповідно до національного законодавства.
Можливі причини відмови національного відомства унадання правової охорони позначенню, що заявляється на реєстрацію, наступні: знак може не задовольняти умовам охороноздатності, встановленим національним законодавством. Національні відомства проводять експертизу і оцінюють, чи має товарний знак розрізняючу здатність, чи не вводить споживача в оману, чи не порушує права власників уже зареєстрованих товарних знаків.
Іншими словами: будь-якій особі гарантується міжнародна реєстрація сама по собі, проте Міжнародне бюро ВОІВ не надає і не може надати жодних гарантій, що в кожній із держав, зазначених у заявці, знаку буде надана правова охорона.
Таким чином, роль Міжнародного бюро ВОІВ полягає у отриманні заявок на реєстрацію товарних знаків у зазначених країнах; у перевірці правильності оформлення заявки; у реєстрації знака за належного оформлення заявки; у напрямку заявки до зазначених у ній країни. Але правова охорона знака біля кожної з держав – питання, вирішуване лише відомствами цих держав.
Необхідно також розглянути деякі обмеження міжнародної системи: для отримання міжнародної реєстрації насамперед необхідно зареєструвати товарний знак у державі походження. Це зумовлено історичними чинниками: коли понад сто років тому система тільки зароджувалася, її метою було поширення охорони, яку надає національна реєстрація, на територію інших держав Мадридського союзу. Хоча з того часу Мадридська система стала набагато складнішою і сучаснішою, вона зберегла цей основний принцип: ви повинні, перш за все, або мати реєстрацію у вашій країні походження, або, якщо міжнародна заявка оформляється виключно відповідно до Протоколу,принаймні подати заявку на реєстрацію у вашій рідній країні. Таким чином, щоб подати міжнародну заявку, знак має бути зареєстрований або заявлений на реєстрацію країни походження. І національне відомство, до якого надходить первісна заявка на міжнародну реєстрацію, засвідчує той факт, що зазначений у міжнародній заявці знак повністю збігається з базовою реєстрацією чи базовою заявкою; що заявником за міжнародною заявкою є та сама особа, що й власник базової реєстрації або базової заявки; що перелік товарів та послуг за міжнародною заявкою відповідає тому переліку товарів та послуг, який зазначений у базовій заявці або базовій реєстрації (або включає менше пунктів).
Звичайно, може виникнути така ситуація, що після подання міжнародної заявки отримано відмову в реєстрації товарного знаку в країні походження за національною заявкою. Це безпосередньо впливає на міжнародну реєстрацію, оскільки протягом п'яти років існує пряма залежність між національною охороною товарного знака та міжнародною охороною. Отже, у разі відмови в реєстрації за національною заявкою, незабаром після витребування міжнародної реєстрації, але протягом п'ятирічного терміну міжнародна реєстрація буде анульована. Якщо відмова на національному рівні є лише частковою, то й анулювання буде частковим. Про таку відмову відомство інформує Міжнародне бюро, яке у свою чергу повідомляє про припинення міжнародної реєстрації відомство країни походження, а також особу, яка подала заявку. Після закінчення п'ятирічного періоду міжнародна реєстрація стає незалежною як від базової реєстрації, і від базової заявки.
Актуальним також є питання терміну, на якийможна отримати міжнародну охорону товарного знака. Термін охорони знака необмежений, однак як у рамках міжнародної системи, так і в рамках національної системи необхідно з певною періодичністю продовжувати термін дії реєстрації.
Міжнародна реєстрація продовжується шляхом сплати мит через кожні десять років, при цьому немає обмеження щодо кількості можливих продовжень.
Власники міжнародної реєстрації товарного знака мають безліч переваг:
Міжнародне бюро ВОІВ постійно удосконалює Мадридську систему. ВОІВ веде Міжнародний реєстр в електронній формі. Усі документи, що надійшли до Бюро, відскановані та проіндексовані, зберігаються в ньому в електронній формі, і доступ до них може бути наданий на відплатній основі.
У 2002 р. була введена в дію система МЕСА (Madrid Electronic Communic Ation), яка забезпечує обмін між Міжнародним бюро ВОІВ та національними патентними відомствами в електронній формі, що дозволило налагодити ефективну та оперативну взаємодію.
Підсумовуючи, можна з упевненістю стверджувати, що мадридська процедура є корисним інструментом, за допомогою якого правовласники товарних знаків можуть звернутися за його правовою охороною одночасно у низці країн. Мадридська система значною мірою спрощує як реєстрацію та початок правової охорони товарного знака, так і подальше управління ним та підтримку «портфеля» знаків за допомогою однієї централізованої системи, з можливістю розширення географічного «охоплення». Проте слід пам'ятати, що рішення щодо надання охорони конкретному товарному знаку (або про відмову у наданні охорони) у кожній окремій країні залежить від відповідної національної системи.