Співвідношення спорів про порушення патенту та патентоспроможності винаходу в Україні та за кордоном
Стаття підготовлена під науковим керівництвом кандидата юридичних наук С.В. Михайлова
Дане формулювання норми про право користування містить у собі деякі прогалини. По-перше, що означає "без розширення обсягу використання"? Що таке «обсяг використання» і які розширення обсягу використання заборонені цією нормою? По-друге, як слід розуміти формулювання «необхідне приготування»? Які заходи, вжиті користувачем, можуть бути розцінені як такі? На всі ці питання має дати відповіді судова практика. Однак там немає однозначності.
У разі суди нерідко звертаються до закордонного досвіду. Щодо питань права користування найбільш прийнятним є звернення до практики німецьких судів, судів держави з розвиненим сучасним патентним законодавством. Необхідно з'ясувати, як вирішуються питання, що цікавлять нас, судами ФРН.
По суті, тут йдеться про характер обмежень обсягу використання, які встановлюються судом для користувача. У практиці німецьких судів вироблено певне розуміння кількісного та якісного критеріїв, що використовуються при встановленні обмежень обсягу використання тотожного рішення щодо права передкористування.
В одному з рішень Верховного суду ФРН зазначено, що удосконалення, зроблені передкористувачем і які виходять за межі обсягу колишнього (початкового) використання, забороняються у тих випадках, коли вони безпосередньо посягають на той обсяг винаходу, що охороняється патентом 3 .
Існує й інший підхід до визначення обмежень права користування. Так, у рішеннях німецьких земельних судів можна зустріти таку позицію: право користування обмежено в такий спосібвикористання та/або формою здійснення використання, які користувач фактично використовував або здійснив необхідні приготування до якнайшвидшого використання 4 . Це означає, що користувач після того, як інша особа запатентувала тотожне рішення, може здійснювати подальше безоплатне використання свого рішення по праву користування тільки таким способом, яким він використовував його до видачі відповідного патенту, без будь-яких змін.
Спосіб використання безпосередньо залежить від тієї мети, на яку створювалося рішення, тобто від його сенсу. Німецькі суди виходять з наступної правової позиції: відхилення здійснюваної за фактом форми використання від форми, що вже використовується передкористувачем, не мають значення тільки тоді, коли вони знаходяться за межами змісту (сенсу) винаходу 5 . Це означає, що відхилення від форми використання за правом користування, тобто від відповідного обмеження, допускається, але тільки у випадку, якщо воно не має відношення до змісту (сенсу) тотожного рішення.
З цього слід зробити висновок про те, що обмеження права користування за способом використання тотожного рішення є обмеженням за якісним критерієм, оскільки спосіб використання нерозривно пов'язаний з цілями, для яких створювалося тотожне рішення, а відповідно і основними його характеристиками (ознаками).
Щодо кількісного критерію німецькі суди також мають певну правову позицію. Як випливає з судової практики, право користування не обмежується за кількістю. Це означає, що кількісні розширення дозволені користувачеві, тобто він може робити також виробничі розширення 6 .
При цьому зіСторони користувача необхідна серйозність намірів щодо проведення підготовчих заходів. Під ними розуміються такі заходи, у яких виробляється здійснення винаходу і є безпосереднє волевиявлення.
Щоб вимоги, передбачені законом для застосування підготовчих заходів, виконувались, необхідно виконання двох умов:
1) заходи повинні чітко визначати порядок здійснення винаходу;
2) має бути безпосереднє волевиявлення, спрямоване на якнайшвидше використання винаходу 7 .
Крім того, як говориться в одному з рішень верховного суду федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія, розташованого в Дюссельдорфі, то з фактичного погляду приватне право користування щодо дати пріоритету передбачається подвійно.
По-перше, потрібно володіння винаходом і, по-друге, необхідність конкретної діяльності з володіння винаходом. Ця діяльність повинна здійснюватися або шляхом здійснення принаймні однієї промислової дії з використання (наприклад, випуску продукції), або ініціюванням заходів, які в будь-якому випадку дозволяють очікувати промислове використання винаходу відразу після дня пріоритету.
Поняття заходів, спрямованих на початок використання, вимагає, щоб, по-перше, було прийнято тверде і остаточне рішення використовувати винахід у промислових цілях; і, по-друге, вжиття таких заходів технічного чи комерційного характеру, які забезпечать якнайшвидше перетворення цього рішення на дію (його реалізацію).
Що стосується промислового використання винаходу, воно має бути безпосередньо очікуваним внаслідок вчинених заходів на день пріоритету. Важливо у зв'язку з цим не чистосуб'єктивне бажання користувача, а вимога того, щоб всі обставини об'єктивно показували, що використання буде реалізовано (здійснюватися) 8 . Якщо із заходів, проведених передкористувачем до дня видачі патенту, не випливає явно, що ось-ось має початися реалізація тотожного рішення у провадженні, то суд не може розцінити їх як необхідне приготування.
3 BGH, Urt. v. 13. Листопад 2001 – X ZR 32/99.
4 Benkard / Rogge, PatG, 10. Aufl., § 12 Rn. 22 - LG Dusseldorf, 4b O 270/09.
6 Busse § 12 Rdnr 39.
7 Schulte-Kuhnen, PatG, 8. Auflage, § 12 Rn 10, 12.